目前,我国发明专利的审查程序大致包括“初步审查-早期公开-实质审查-授权登记公告”四个阶段。在实质审查阶段中,发明专利申请若想要获得授权,则必须具备三性——“实用性、新颖性和创造性”,而三性之中的审查重点(也是专利授权与否的关键)往往在于创造性。
发明的创造性是指与现有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步。基于发明专利的创造性定义,在实质审查阶段审查员通常通过检索确定与该发明专利申请文件相关的信息,并作为现有技术进一步将发明专利申请文件与现有技术进行对比,以此判断发明是否有突出的实质性特点和显著的进步。
在实质审查阶段,申请人通常都会收到国知局下发的审查意见通知书(下文简称审通)。由于专利授权与否的关键在于创造性,因此,申请人收到的审通中大部分都会涉及创造性的问题。例如以下审通:
对于国知局下发的审通,部分申请人会误认为其意味着发明专利被判了“死刑”,无法获取授权。实际上,审通只是针对发明专利申请文本,指出该申请文本目前无法获得授权的原因(即该申请文本目前所存在的缺陷)。申请人收到审通时不必过度担忧,审通恰恰是提供了一个申请人与审查员之间沟通的机会。若申请人通过答复审通、修改申请文本,能够克服审通中所指出的缺陷,即可获得授权。
审通答复准备工作
那么,对于不具备创造性问题的审通,应该如何进行答复呢?在确定答复思路前,建议申请人可以先进行以下两项准备工作:
一、查看发文日,确定答复期限。
如上图所示,审通的发文日一般在首页的右上角,每份审通中也会明确写明答复期限。通常,发明专利一通的答复期限为4个月,N通的答复期限为2个月,明确答复期限后能够帮助申请人把握好答辩的节奏,做到心中有数。
二、粗读审通中关于独立权利要求的评述,判断评述是否符合标准。
如上图所示,在审通中审查员通常会将现有技术公开的内容与独立权利要求中的各个技术特征逐一进行特征对比,这样是基本符合标准的评述方式。在此步骤中,申请人只需确定审通中是否有特征对比的过程,判断该评述是否符合标准,暂时不需要对评述的合理性进行判断。
一份审通中的评述是否符合标准,很大程度上体现的是审查员是否专业,以及审查员对于本发明与现有技术的区别点的把握。部分申请人可能会遇到审通中对于独立权利要求的评述并不符合标准的情况:例如,审通中引出了审查员检索到的对比文件,但仅仅是通过简短的几个字或者几句话,笼统概括出了一个结论——“对比文件已经公开了本发明的技术方案”,空有结论却没有特征对比的过程,实际上就是不符合标准的评述。
若申请人遇到类似的审通,可以在答辩时要求审查员进行特征对比,清楚地说明对比文件哪些具体段落公开了本发明权利要求中的哪些内容,便于申请人更有针对性地进行答辩。
类型判断
申请人完成前期的准备工作后,可以详细地阅读审通的内容,明确审通中认为本发明不具备创造性的理由属于以下哪一类型。
一、一篇对比文件+公知常识/本领域惯用技术手段的结合,能够得到权利要求所要保护的技术方案,因此不具备创造性;
二、一篇对比文件+至少一篇其他对比文件存在技术启示,本领域技术人员容易想到将二者进行结合,得到权利要求所要保护的技术方案,因此不具备创造性;
三、一篇对比文件+至少一篇其他对比文件存在技术启示+公知常识/本领域惯用技术手段,能够得到权利要求所要保护的技术方案,因此不具备创造性。
答复思路
上述三种类型的答复思路有相似的底层逻辑,具体操作可能存在些许不同。对于相似的底层逻辑,小编归纳了四个步骤:辨-定-论-结。
第一步——辨,申请人需要对审通中的评述进行分辨,判断审查员的评述是否合理。通过查阅审通中的对比文件以及本发明的申请文本,对审通中的特征比对内容(即审查员所述“相当于”)进行分辨,判断审查员所述“相当于”是否真的能够“相当于”。
对此,需要明确一点:能够“相当于”的情况是指技术领域、技术特征、技术特征所要解决的技术问题与实现的技术效果均相同。
在实质审查阶段,审查员为了能够评述专利不具备创造性,或者为了严把授权专利的质量关,有时会对对比文件中的公开内容进行放大,将无法“相当于”的内容强行进行等同,或者对对比文件中的公开内容存在误解,进而将无法“相当于”的内容进行等同。
因此,申请人对于审通中的评述也要保持怀疑的态度进行分辨。通常,用于评述独立权利要求的现有技术首先是最接近的现有技术。申请人需要确定其技术领域与本发明的技术领域是否相同,若不同,则不能作为本申请最接近的现有技术。
若技术领域相同,申请人则需要进一步分析对比文件公开的技术特征是否与本发明权利要求中的技术特征一致?若存在区别,则可以作为答辩的突破口,针对该区别可以进行争辩。
若对比文件公开的技术特征与本发明权利要求中的技术特征一致,申请人则需要确定相同的技术特征在对比文件中所要解决的技术问题和达到的技术效果与该特征在本发明中所要解决的技术问题和达到的技术效果是否相同,若不同,则可以作为答辩的突破口,针对不同点进行争辩。
若指技术领域、技术特征、技术特征所要解决的技术问题与实现的技术效果均相同,则审通的评述合理。此时,申请人需要考虑从属权利要求或者说明书中是否存在与对比文件相比,具有创造性的技术特征,对权利要求进行修改。
第二步——定,在完成第一步“辨”之后,在第二步中需要对“辨”中确定的无法“相当于”的内容进行归纳,确定答辩的突破口,避免遗漏。无法“相当于”往往就意味着本发明与现有技术的区别点,而区别点往往可能是本发明对现有技术做出贡献的技术特征。因此,第二步中的"定"还包括基于区别点,重新确定本发明所要解决的技术问题。
第三步——论,在完成前两个步骤后,申请人需要针对确定的答辩突破口以及本发明所要解决的技术问题,对审通中指出的缺陷进行点对点答复。即,针对申请人无法认同的评述进行逐一答复。
对此,申请人需要注意:论述时需要围绕本发明所要解决的技术问题,权利要求所记载的技术特征以及技术特征所实现的技术效果进行论述。对于权利要求中并未记载的技术特征的相关论述,审查员有权不予接受。
第四步——结,经过上述三大步骤,答复的内容已经基本完成,最后需要进行总结。
一是对于申请人无法认同的评述进行逐一答复时,最后需要点明:基于上述理由,申请人无法认同审查意见所述观点;或者,基于上述理由,申请人认为对比文件X未公开本发明区别特征X。
二是在点对点答复全部完成后,基于发明创造性的定义——“发明的创造性是指与现有技术相比,该发明有突出的实质性特点和显著的进步”,申请人需要围绕权利要求记载的技术特征所实现的技术效果进行阐述,对本发明的显著的进步进行总结。
通过上述“辨-定-论-结”四个步骤,针对发明专利创造性问题的审通,相信申请人已经能够完成一份较有说服力的意见陈述书。对于具体不同类型的审通,还需要进行具体的分析,判断一份发明专利申请是否具备创造性,应该从其所要解决的技术问题、采用的技术手段和获得的技术效果三个方面进行综合考虑,还需要结合客观的现有技术的状况进行整体考虑。如有专利申请需求欢迎联系 18030288402(杨小姐)