仕诚专利空间第⑥期 | 谈“非”色变:专利被判定非正常申请怎么办?

2024-02-02 阅读量:1263

  近几年提到比较多的打击非正常专利申请,实际上早在2007年就开始了。当时国家知识产权局制定了《关于规范专利申请行为的若干规定》,并于2017年进行了修正。只不过那时规模不大,所以几乎没什么影响,2018年,国家知识产权局开始“严打”非正常专利申请,2021年和2022年打击力度尤其强,很多申请人和代理所都被波及。

非正常审查制度的产生

非正常申请的定义是:“不以保护创新为目的,不以真实发明创造活动为基础,为牟取不正当利益或者虚构创新业绩、服务绩效,单独或者勾联提交各类专利申请、代理专利申请、转让专利申请权或者专利权等行为。”这段话旨在:本没有发明创造,为了谋取不正当的利益,通过胡乱编写以骗取补贴。

我国的专利申请量虚高,据推算,仅2017年这种“一案双申”的情况就达到30多万件。所以我国的专利申请数量中,水分、泡沫太多,进而引发了社会对专利质量的担忧。专利发展经过初期的野蛮生长,从业人员数量也足够多了,专利的意识也普及到位了,开始末位淘汰,从追求数量到追求质量。总之,打击非正常专利申请的背景,就是从追求数量转向提高质量。

哪些情况容易被认定为非正常申请

1、历史有黑料。在之前就被认定过非正常,包括代理机构和/或申请人被认定过非正常,这类接下来的案子被认定为非正常的概率就比较高了,这也是各企业和事务所都怕被下非正常的原因。

2、颠覆式大创新。发明人是个人,但是搞的创新恨不得颠覆行业,不符合常理,这种情况较易被认定为非正常。

3、研发能力及资源条件明显不符的。比较常见的两种情况,一是申请人为个人,比如一个人一年申请几十个,这就算是非正常了;二是申请人为企业,但是明显企业类型与申请技术不搭边,例如申请人为贸易公司,申请的发明创造是一些大型机械,就极容易被认定为没有相对应的研发能力,而被判定为非正常。

4、中小学的科研发明。

5、挤牙膏式申请。这种情况也是非常普遍的,毕竟大多数创新并非从零开始,而是站在巨人的肩上的以现有技术其中的一点进行改进创新,这样就容易出现刚申请完一个专利,过一段时间又有新的创新点,创新程度不高且专利申请较频繁的情况,后期就容易被认定为非正常。

6、技术方案简单组合变化后形成多件。由不同发明创造的技术点、要素,简单组合或者是简单替换形成的。

7、方案拆分件数过多。一个总方案拆分成若干件,共用说明书,区别仅为一两条权利要求不同,或保护范围不同。

8、顺应专利性审查。为了授权,过于缩小保护范围,或者是简单功能故意复杂化设计。

被认定为非正常申请的应对措施

被非正审查误伤的申请人很多,且非常恼火于认定的理由不明确、信息不透明、申诉途径及流程不清晰。认定为非正常专利申请的,传达给企业的是电话通知或只是一张极为简略的excel表格,缺乏对认定理由的清晰描述:仅指向属于《国家知识产权局关于进一步严格规范专利申请行为的通知》中所列出的几种非正常专利申请行为其中的一种,并不阐明具体原因,申诉材料无法具备针对性;相关认定通知均无公开查询渠道。

但从2023年1月开始,国家知识产权局正式启用非正常专利申请意见陈述书。这也就意味着,如果专利申请被认定为非正常,申请人或代理人可以通过提交意见陈述的救济方式,争取取消专利的非正常认定。

1、非正常申请意见陈述

与曾经的申诉途径准备的资料类似,尽量提供能够证明真实研发的证据,例如研发过程、企业资质、研发立项、生产情况、实物照片、销售合同等;提供申请人与合作事务所的沟通过程,例如交底书、检索报告、修改稿等等商谈过程的证据,以证明申请的发明创造是受重视的、真实想保护的科学创新。

2、复审、诉讼

经陈述意见后,仍被认为属于非正常申请专利行为,被驳回的,可以提出复审;不批准相关法律手续办理请求的,可以提出行政复议或行政诉讼。

3、撤回-重新递交

针对指向性的非正常专利申请行为认定理由,对专利申请稿件进行调整,例如适当性的缩小独立权利要求的保护范围;若预估非正原因是申请人的研发能力与专利内容不匹配,可将申请权转让至经营范围跟专利技术方案更贴合的公司(例如同一个集团的其他子公司),再递交。

4、撤回

若无有力证据可以进行意见陈述、又担心对后续专利申请造成不良影响,则可选择向国家知识产权局递交“撤回专利申请声明”,主动撤回该专利。